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商标是否“带有欺骗性”的司法判断

要旨:诉争商标中含有企业全称或者简称,而申请人与该企业全称或者简称存在实质性差异的,在易使公众对商品或者服务来源产生误认的情况下,可以认定为商标法第十条第一款第(..

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商标是否“带有欺骗性”的司法判断

发布时间:2019-11-02 热度:

 要旨:诉争商标中含有企业全称或者简称,而申请人与该企业全称或者简称存在实质性差异的,在易使公众对商品或者服务来源产生误认的情况下,可以认定为商标法第十条第一款第(七)项规定的情形。此外,诉争商标本身与其指定使用的商品或服务的属性存在不一致,足以使相关公众对商品或服务的内容、质量等特点或者产地产生误认的,可以认定为该标志“带有欺骗性”。

案    情
 
 
 
 
 

当事人:

上诉人(原审被告):国家知识产权局

被上诉人(原审原告):吉林市松睿教育咨询有限责任公司(下称松睿公司)

案由:商标申请驳回复审行政纠纷

2016年1221日,松睿公司申请注册了第22344668号“蒂砪 TALENT-IN-ME BILINGUAL SCHOOL及图形”商标,指定使用服务为第41类“学校(教育);函授课程;教育;教学;培训;幼儿园;学校教育服务;安排和组织会议;安排和组织培训班;娱乐服务”。2017922日,原国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)作出《商标驳回通知书》,决定:驳回诉争商标的注册申请。松睿公司不服上述决定,于法定期限内向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)提出复审申请。201853日,商标评审委员会作出商评字[2018] 78936号《关于第22344668号“蒂姆TALET-IN-ME BILINGUAL SCHOOL及图”商标驳回复审决定书》(下称被诉决定),认定诉争商标违反了《中华人民共和国商标法》(下称商标法)第十条第一款第(七)项的规定,决定:诉争商标的注册申请予以驳回。

 
 
审    判
 
 
 
 
 

北京知识产权法院一审认为:诉争商标中含有“SCHOOL”,译为学校,所谓学校是指学习文化知识或技能的场所,在现代社会不仅指进行国民教育的初等、中等和高等教育等,同时包括进行某种技能培训的培训机构。松睿公司作为教育服务相关机构,在诉争商标中含有“SCHOOL”字样具有合理性,并不存在与其名义存在实质差异的情形。因此,被诉决定关于诉争商标违反了商标法第十条第一款第(七)项的认定错误。被诉决定证据不足,应予撤销。据此,北京知识产权法院一审判决:撤销被诉决定,商标评审委员会重新作出决定。[1]

根据中央机构改革部署,商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。国家知识产权局不服一审判决并提起上诉。北京市高级人民法院二审经审理查明,根据上海外语教育出版社出版的《新牛津英汉双解大词典》(第2版)显示,“bilingual”意为“使用两种语言的”,“school”意为“学校”。另查,国家工商行政管理总局、教育部《关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知》(工商企注字〔2017156号)中规定,“一、民办学校应当按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民办教育促进法》有关规定,登记为有限责任公司或者股份有限公司,其名称应当符合公司登记管理和教育相关法律法规的规定。……六、其他企业未经法律法规规定具有行政审批权限的审批机关审批并获得相应行政许可,名称中不得含有‘大学’‘学院’‘学校’‘高中’‘幼儿园’‘进修’‘专修’等可能对公众造成误解或者引发歧义的内容和文字,但从事相关行业、作行业限定语等使用的除外。”

北京市高级人民法院认为:判断相关标志是否“带有欺骗性”的标准,应与一般公众的普遍认知水平和认知能力相一致;对标志本身的具体内容进行相应的界定时,可以通过工具书或者公众已经形成固定含义,对相关标志进行解释。

本案中,诉争商标由中文“蒂砪”、英文“TALENT-IN-ME BILINGUAL SCHOOL”及图形组成,其中“BILINGUAL SCHOOL” 可译为“双语学校”,且该词汇属于较常见的英文单词,其含义易为相关公众所知悉。一方面,诉争商标中所包含的“双语学校”与松睿公司的名义存在实质性差异,且松睿公司未提交证据证明诉争商标所指向的双语学校的开办主体与松睿公司存在关联关系,容易导致相关公众对相关服务的来源产生误认。另一方面,根据教育部、国家工商行政管理总局的规定,民办学校名称中使用“学校”“幼儿园”等字样须获得相应行政审批及行政许可;同时,“双语”则意味着采用两种语言进行教学。在松睿公司未能提交证据证明其已获得相应行政许可,且松睿公司将诉争商标使用在不包含双语教学的服务时,诉争商标的注册和使用将导致相关公众对于其指定使用的服务资质、服务内容及质量等特点产生误认。因此,诉争商标的申请注册已违反商标法第十条第一款第(七)项的规定。被诉决定认定诉争商标违反商标法第十条第一款第(七)项的结论正确。原审判决的相关认定依据不足,应予以纠正。

据此,北京市高级人民法院判决:撤销一审判决,驳回松睿公司的诉讼请求。[2]

 
 
重点评析
 
 
 
 
 

本案一、二审期间,双方当事人争议的焦点主要集中在诉争商标是否具有欺骗性这一问题上。对于欺骗性条款的理解和适用,司法实践中已经有了比较丰富的案例,但实践中往往有可能陷入以下几个误区:1.“欺骗性”主要强调主观性,只要举证证明申请人不具有欺骗的主观故意就应准予注册;2.诉争商标指定使用在部分商品或服务上即使可能引起相关公众的误认,但如果申请人根据商业常识通常不会这样使用,就无须考虑诉争商标的实际使用情形;3.申请人可以通过自我限制的方式,用以排除诉争商标的欺骗性。

一、商标的欺骗性判断应以客观性为判断基础

商标法自1982年出台以来,即有针对欺骗性标志禁止使用的规定,只是在2013年修订以前,该条款的表述为“夸大宣传并带有欺骗性的”标志禁止使用。实践中尤其是商标申请时,对于商标注册人是否“夸大宣传”往往难于判断,且很多具有欺骗性的情况也不局限于“夸大宣传”这种情况,因此很多具有欺骗性但没有夸大宣传情形的标志,都被纳入商标法“有其他不良影响”的条款规定的情形而予以规制。2013830日,商标法第三次修改时将“欺骗性”条款修订为“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”标志,不得作为商标使用和注册。

诉争商标中包含的企业名称或企业组织形式与申请人的名义存在实质性差异,属于商标法第十条第一款第(七)项 “带有欺骗性”的情形。此外,如果该标志本身与其指定使用的商品或服务的属性存在不一致,足以使相关公众对商品或服务的内容、质量等特点或者产地产生误认时,亦符合商标法第十条第一款第(七)项规定的情形。

一般来说,欺骗性不仅指申请人主观上要具有欺骗的故意,还强调客观上易造成相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的结果或者可能性。欺骗性产生的根源在于,就相关公众而言,标志或者其构成要素对于商品、服务本不具备的质量等特征进行了明示或者暗示性的表达。因此,申请人的主观意图不足以排除诉争商标在客观上仍带有欺骗的效果,还需着重对标志本身是否包含了对商品、服务本不具备的某种特定的质量、产地、功能等特征进行了明示或暗示性的表述予以判断。

二、“欺骗性”的判断通常不考虑实际使用的情形

诉争商标是否具有“欺骗性”的判断不考虑商标实际使用情形,是指该条款应考量标志本身是否具有欺骗性,且标志的“欺骗性”状态不因申请人的实际使用而消除。但“不考虑商标实际使用情形”并非不考虑诉争商标与指定使用的商品或服务之间的属性是否一致。相反,标志与其指定使用的商品或服务之间属性一致,恰是商标欺骗性有无司法判断的应有之意。

例如,如果将“铜”等含义的商标申请注册在“汽车”等商品上,即使申请人举证称其所有生产的汽车均仅使用上述原料,也不因此而排除诉争商标具有欺骗性的可能。又如,如果将含有“纯棉”字样的商标申请注册在“服装”等商品时,即使申请人举证并承诺其所有产品均为纯棉制品,不含有其他原料,则该证据及承诺也不应在商标授权确权时予以考虑。因为“铜”与“汽车”、“纯棉”与“服装”之间为交叉关系而非直接对应关系,故该商标与其指定使用的商品之间的属性存在不一致,已经足以使相关公众对商品或服务的内容、质量等特点或者产地产生误认,该标志即具有欺骗性。

商标申请时不考虑商标实际使用情况,也包括商标授权确权行政机关及司法机关不需要考虑经申请人的自我限制使用范围或者基于企业商业自律的许诺,其理由在于:

第一,诉争商标如果包含有元素、年份、材质、原料等具有描述性的词语时,如果该标志所指定使用的商品或服务完全不具有该特征,则一般具有欺骗性,相关公众容易误以为该标志所标示的商品或服务具有这一难于实现的特点,例如将“零缺陷”指定使用在沥青、油膏等商品上;将“神医”指定使用在人用药、药酒、消毒剂等商品上[3]。即使申请人举证证明其产品质量及效果,也不应作为商标予以注册。

第二,如果该标志指定使用的商品或服务可能具有该特征时,但该标志与商品或服务之间并非一致关系,如“纯棉”与“服装”,“塑料”与“汽车”,“双语”与“学校”等,这些描述性用词本身因缺乏显著性而无法为申请人所专享,其实际行使商标功能的仍为该标志中的非描述性部分。即使诉争商标获准注册,申请人也不得因此禁止他人使用上述描述性词语。因此,将上述描述性排除于注册商标之外,对申请人而言不具有实质性影响,客观上却能够起到规范商标注册秩序的效果,此亦符合商标法的立法本意。

第三,商标的使用具有长期性、持续性,且商标权作为财产权可以在不同主体之间转让,即使申请人证明诉争商标其在一定时间内与其指定使用的商品或服务能够一致,也应该考虑到这种情况是否具有普遍性,即个别主体的自我限制不能排除标志本身具有欺骗性的可能。例如,李某申请“天下第一虎及图”商标,指定适用于“运输、观光旅游”等服务上。李某提交证据表示,诉争商标中虎雕塑照片为坐落于黑龙江省虎林市虎头山的锻铜雕塑,被上海大世界吉尼斯总部认定为“最大的锻铜雕塑—天下第一虎”,因此诉争商标不具有欺骗性。但北京市高级人民法院在(2014)高行(知)终字第2851号行政判决中认为,“商标的使用具有长期性、持续性,获准注册的商标在符合法律规定的条件下还可以通过续展注册的方式获得长时间的保护,在此期间内,商标标志中描述的相关事物是否能够保持其在某方面的特点而成为‘天下第一’存在不确定性,因此,‘天下第一’之类的最高级的形容词通常不宜作为商标标志的构成要素加以使用和注册,以避免商标标志在使用过程中导致相关公众的混淆误认。”

第四,“不考虑商标实际使用情形”还指对于“学校”“银行”“幼儿园”等带有组织形式或者行政许可审批的字样应当予以相对严格的审查,以防止与行政机关的行政许可造成不必要的冲突。以“学校”为例,根据国家工商行政管理总局、教育部关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知可知,未经法律法规规定具有行政审批权限的审批机关审批并获得相应行政许可,名称中不得含有“大学”“学院”“学校”“高中”“幼儿园”“进修”“专修”等可能对公众造成误解或者引发歧义的内容和文字,但从事相关行业、作行业限定语等使用的除外。而商标权获准注册后,如申请人未获得行政许可,但以“行使商标权”为名使用带有“大学”“学校”等字样的商标,则极可能造成商标授权确权与其他行政许可之间的冲突。例如,东莞市科孕健康咨询服务有限公司将“准爸妈大学”指定使用在翻译、培训、书籍出版等服务上,即因诉争商标构成欺骗性而未被准予注册。[4]同样,北京为明树人教育咨询有限公司将“Weiming International School”商标指定使用在“教育、教育信息”等服务上,亦因诉争商标构成欺骗性而未被准予注册。[5]

三、“欺骗性”判断中证据采纳的情形

如前所述,“欺骗性”的判断通常不考虑实际使用的情形,那么关于商标法第十条第一款第(七)项的适用时完全不考虑证据吗?也不尽然。在以下几种情况下,申请人可以通过举证来证明诉争商标不具有“欺骗性”。

一是名义存在实质性差异但能够证明符合商业惯例且不会使公众对商品或者服务来源产生误认的情形。对于与申请人名义存在差异的商标标志不应一概予以否定,对于商标标志与申请人名义不一致,但该标志所含的企业名称或字号与申请人存在关联关系的经营主体相一致,且后者授权申请人使用该标志进行商标注册的情形,由于该标志的注册、使用客观上不会使相关公众对商品或者服务来源、质量等特点产生误认,不会产生欺骗性后果,故不应禁止注册和使用。例如,在北美信托集团在提交授权证明等证据的情况下,其申请注册第12414775号“北美信托银行”商标在第36类的金融服务等服务上被认定为不具有“欺骗性”。[6]

二是证明诉争商标的含义并非指向具有欺骗性的含义。如广州市培正中学申请注册第3425045号“培正中学至善至正PEIZHENG MIDDLE SCHOOL及图”商标时,提交其中学创校历史资料及相关名称变革文件,用以证明其申请诉争商标系基于自身历史和发展而对其合法权益的保护,并未在教育等服务上进行夸大宣传并带有欺骗性。该证据最终为法院所采信。[7]

三是证明诉争商标产生误认的可能性低微。如广东英红茶业股份有限公司申请“英红”商标,指定使用在“米粉、茶饮料”等商品上。为证明“英红”不是一种红茶品种名称,而是英红公司及股东的企业字号的简称,申请人提交了大量媒体报道、广东省质量技术监督局及广东省茶业行业协会出具的地方标准和证明,最终,法院认为尚不足以证明相关公众普遍存在将“英红”作为“英德红茶”简称的可能性,如果相关公众普遍存在将“英德红茶”简称为“英红”的可能性,或者诉争商标的注册违反商标法的其他规定,相关公众仍可提交相关证据并依据商标法的相关条款另行提出异议或者在其获准注册后提出无效宣告请求。[8]

四、商标具有欺骗性与缺乏显著性之间的判断差异

商标法第十一条和第十条第一款第(七)项虽然都包括诉争商标明示或者暗示“商品的质量等特点或者产地”的情形,但两个条款在判断要件上存在明显不同。前者判断的重点在于商标缺乏显著性,不为相关公众识别为商标,无法实现商标区别不同商品或服务来源的作用;后者则强调虽然该标志能够被识别为商标,但客观上相关公众因诉争商标而对其指定使用的商品或服务造成误认或者具有误认的可能性。

因此,如果诉争商标直接表示其指定的商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的,应适用商标法第十一条而非商标法第十条第一款第(七)项。此外,“欺骗性”条款不得作为商标予以注册,且无法通过实际使用的情况排除“欺骗性”。而“显著性”条款则认为如果经过使用具有显著性仍可以予以注册。因此,是否考虑实际使用情况是上述两条款在法律适用上的明显区别。

商标评审委员会曾以具有欺骗性为由,驳回了郴州大拇印防伪科技有限公司申请注册在“米酒、烧酒”上的“大拇印卖方承诺商标假一赔百及图”商标,理由是“诉争商标由中文“大拇印卖方承诺商标假一赔百”及图形部分组合而成。虽然‘卖方承诺商标假一赔百’具有承诺性质,但其承诺的内容是‘商标’的真实性而非‘商品’的真实性,易被消费者误认为对商品品质的承诺,使用在相关商品上具有欺骗性”。一审法院维持了商标评审委员会的决定。北京市高级人民法院在(2016)京行终3786号中认为,诉争商标中“卖方承诺商标假一赔百”的内容向相关公众传达的信息是相关商品上标示的商标是真实的、非假冒的,因而诉争商标整体上容易被相关公众识别为是对相关商品上的商标标志真实性的确认和保证,该承诺的对象是商品上标示的商标而非“烧酒、葡萄酒”等商品,相关公众亦不会将诉争商标作为“烧酒、葡萄酒”等商品上的商标加以识别和对待,因此,诉争商标在其指定使用的“烧酒、葡萄酒”等商品上缺乏作为商品商标使用的显著特征,应适用商标法第十一条第一款第(三)项予以规制。

又如,在汽车型号诉争商标时,一般会以缺乏显著性为由予以驳回。在部分情况下,商标评审委员会认为汽车型号也可能因描述的型号与指定使用的车型不符而具有欺骗性。对此,北京知识产权法院在(2015)京知行初字第5531号中认为,“诉争商标“S80L”本身不具有欺骗性,只有当“S80L”标志已经与某一特定的车辆型号之间建立起稳定的对应关系,并且就相关公众而言该车辆型号代表了特定的质量特征时,如果使用在不具有该质量特征的商品上,才会使诉争商标具有欺骗性,容易使公众对于质量特征产生误认。”因此,如果没有充分证据表明数字加字母的组合已经成为表示陆地使用汽车商品的通用型号,即使伴随着行业的发展,数字加字母的组合已经成为表示该类商品的通用型号,诉争商标有可能被作为汽车型号识别,也仅涉及显著性问题。因此,在上述情形下,认定汽车型号的商标缺乏显著性而适用商标法第十一条显著性条款更为合适。

 
 

作者单位:北京市高级人民法院

 

注    释

 


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